Comentarios en: Uso de marcas en Internet http://www.jprenafeta.com/blog/archive/2008/03/31/uso-de-marcas-en-internet/ Derecho de las Tecnologías de la Información y la Comunicación Mon, 8 Sep 2008 13:46:59 +0000 http://wordpress.org/?v=2.2.3 Por: Andres Covelli http://www.jprenafeta.com/blog/archive/2008/03/31/uso-de-marcas-en-internet/#comment-182319 Andres Covelli Fri, 22 Aug 2008 19:39:04 +0000 http://www.jprenafeta.com/blog/archive/2008/03/31/uso-de-marcas-en-internet/#comment-182319 no tengo claro una cosa, si yo regitro un dominio.net y ya esta registrado en el .com habra llugar a reclamaciones por parte del registrante del .com ? gracias quedo pendiente de su respuesta no tengo claro una cosa, si yo regitro un dominio.net y ya esta registrado en el .com habra llugar a reclamaciones por parte del registrante del .com ? gracias quedo pendiente de su respuesta

]]> Por: martin http://www.jprenafeta.com/blog/archive/2008/03/31/uso-de-marcas-en-internet/#comment-180766 martin Fri, 11 Apr 2008 19:30:49 +0000 http://www.jprenafeta.com/blog/archive/2008/03/31/uso-de-marcas-en-internet/#comment-180766 Al contrario, muy bueno tu post y por eso me interesó. Yo nunca me di la vacuna contra la hepatitis b, y nunca tuve hepatitis b. Pero mi medico me aconsejo en su momento que me de la vacuna. Y no le hice caso, pero él cumplió con su trabajo de ASESORARME y yo tomé la decisión final. En internet es muy confuso el tema del territorio fisico y de las fronteras geográficas. Vamos con un ejemplo facil. Tu vecino escucha el nombre de tu empresa y desde su computadora situada en el living de su casa y con su tarjeta de credito registra como dominio de internet tu marca utilizando para ello un registrador de la India (hay muchos registradores de la India con contenidos hispanos y baratos). Luego tu vecino aloja en un hosting de la India que le provee el mismo registrador una página con contenidos en tu idioma y que vende servicios y productos que son TU COMPETENCIA. Por supuesto, el público de la página de tu vecino es el mismo al que dirigis la publicidad de tu marca y es gente de tu pais. ¿Que podes hacer? Si se trata de un dominio ".com", o ".org" o ".net", entre otros podes recurrir a un Arbitraje. Pero si el ofrece servicios o productos es un "interes legítimo" y por lo tanto tendrias un resultado adverso del Arbitraje, por imperio de los institutos contractuales que protegen a tu vecino ya que los dominios son monoplios tecnicos protegidos juridicamente por el contrato de registro... son DERECHOS ya que quien registra un dominio paga por ello y acepta un contrato que lo protege. Hasta Roche perdió un Arbitraje cuando intentó recuperar el dominio roche.org (D2006-1488 WIPO CASE) invocando sus marcas registradas en todo el mundo que de poco le sirvieron. NESTLE perdió un Arbitraje cuando trató de recuperar el dominio maggi.com (Case No. D2001-0916) a pesar de que tambien contaba con marcas de fecha anterior registradas en todos los paises del mundo. Entonces si tu vecino utiliza el dominio para ofrecer productos y servicios consideraran una presuncion de buena fe y un interes legitimo y perderás el Arbitraje. Un juez de tu pais se declarará INCOMPETENTE para tratar el tema puesto que su sentencia no tendria efectos para obligar a la empresa de la India a transferirte el dominio. Y en el contrato de registro de la UDRP el registrante del dominio se somete a la jurisdiccion del Icann Registrer que lo registró y no a otra. Entonces ¿Qué hacer para recuperar el dominio? Es tu vecino, lo ves todos los dias en el ascensor, pero no te queda otra alternativa que embarcarte en un costoso y complicado juicio marcario en la India. Y si la marca no la tenes registrada allí, entonces hasta es posible que lo pierdas. Si tu Agente de Marcas, en su momento, te asesoró y te dijo "mira que existen unos derechos llamados dominios y que te puede pasar esto" entonces no tendras motivos para enojarte con él, pero si se quedó callado mucha bronca te dará el tema y, si entendemos a los dominios como monopolios que forman parte, junto con el know how, las patentes, las marcas y los modelos de la "propiedad industrial", tendrás motivos para pensar que era parte de SU DEBER asesorarte ESPONTANEAMENTE sobre este riesgo ANTES de que esto te suceda. Otro tema: los Arbitrajes internacionales por la UDRP se ejecutan directamente ya que el Arbitro le pide al Icann Registrer que transfiera el dominio y el registrante por el contrato acepto someterse a estos Arbitrajes, aunque -como bien decis- hay un plazo para interponer una accion judicial que deje sin efectos el Arbitraje, aunque esta acción judicial se deberá interponer dentro del plazo establecido en el contrato y en el pais correspondiente y en el idoma de ese pais que puede ser CUALQUIER PAIS... desde Sudáfrica hasta Japón y necesitas contratar abogados con matrícula para ejercer en ese pais y en esa jurisdiccion. En conclusion: me parece muy bien que el Agente les hable a sus clientes del mundo de los dominios y que les recomiende la medida preventiva de su registro. Despues sus clientes decidiran, en funcion de sus planes y de su presupuesto y de si es importante para ellos internet o no, si conviene o no hacer caso de ese consejo. Al contrario, muy bueno tu post y por eso me interesó.

Yo nunca me di la vacuna contra la hepatitis b, y nunca tuve hepatitis b. Pero mi medico me aconsejo en su momento que me de la vacuna. Y no le hice caso, pero él cumplió con su trabajo de ASESORARME y yo tomé la decisión final.

En internet es muy confuso el tema del territorio fisico y de las fronteras geográficas.

Vamos con un ejemplo facil. Tu vecino escucha el nombre de tu empresa y desde su computadora situada en el living de su casa y con su tarjeta de credito registra como dominio de internet tu marca utilizando para ello un registrador de la India (hay muchos registradores de la India con contenidos hispanos y baratos). Luego tu vecino aloja en un hosting de la India que le provee el mismo registrador una página con contenidos en tu idioma y que vende servicios y productos que son TU COMPETENCIA.

Por supuesto, el público de la página de tu vecino es el mismo al que dirigis la publicidad de tu marca y es gente de tu pais.

¿Que podes hacer?

Si se trata de un dominio ".com", o ".org" o ".net", entre otros podes recurrir a un Arbitraje. Pero si el ofrece servicios o productos es un "interes legítimo" y por lo tanto tendrias un resultado adverso del Arbitraje, por imperio de los institutos contractuales que protegen a tu vecino ya que los dominios son monoplios tecnicos protegidos juridicamente por el contrato de registro… son DERECHOS ya que quien registra un dominio paga por ello y acepta un contrato que lo protege. Hasta Roche perdió un Arbitraje cuando intentó recuperar el dominio roche.org (D2006-1488 WIPO CASE) invocando sus marcas registradas en todo el mundo que de poco le sirvieron. NESTLE perdió un Arbitraje cuando trató de recuperar el dominio maggi.com (Case No. D2001-0916) a pesar de que tambien contaba con marcas de fecha anterior registradas en todos los paises del mundo. Entonces si tu vecino utiliza el dominio para ofrecer productos y servicios consideraran una presuncion de buena fe y un interes legitimo y perderás el Arbitraje.

Un juez de tu pais se declarará INCOMPETENTE para tratar el tema puesto que su sentencia no tendria efectos para obligar a la empresa de la India a transferirte el dominio. Y en el contrato de registro de la UDRP el registrante del dominio se somete a la jurisdiccion del Icann Registrer que lo registró y no a otra.

Entonces ¿Qué hacer para recuperar el dominio?

Es tu vecino, lo ves todos los dias en el ascensor, pero no te queda otra alternativa que embarcarte en un costoso y complicado juicio marcario en la India. Y si la marca no la tenes registrada allí, entonces hasta es posible que lo pierdas.

Si tu Agente de Marcas, en su momento, te asesoró y te dijo "mira que existen unos derechos llamados dominios y que te puede pasar esto" entonces no tendras motivos para enojarte con él, pero si se quedó callado mucha bronca te dará el tema y, si entendemos a los dominios como monopolios que forman parte, junto con el know how, las patentes, las marcas y los modelos de la "propiedad industrial", tendrás motivos para pensar que era parte de SU DEBER asesorarte ESPONTANEAMENTE sobre este riesgo ANTES de que esto te suceda.

Otro tema: los Arbitrajes internacionales por la UDRP se ejecutan directamente ya que el Arbitro le pide al Icann Registrer que transfiera el dominio y el registrante por el contrato acepto someterse a estos Arbitrajes, aunque -como bien decis- hay un plazo para interponer una accion judicial que deje sin efectos el Arbitraje, aunque esta acción judicial se deberá interponer dentro del plazo establecido en el contrato y en el pais correspondiente y en el idoma de ese pais que puede ser CUALQUIER PAIS… desde Sudáfrica hasta Japón y necesitas contratar abogados con matrícula para ejercer en ese pais y en esa jurisdiccion.

En conclusion: me parece muy bien que el Agente les hable a sus clientes del mundo de los dominios y que les recomiende la medida preventiva de su registro. Despues sus clientes decidiran, en funcion de sus planes y de su presupuesto y de si es importante para ellos internet o no, si conviene o no hacer caso de ese consejo.

]]> Por: Javier Prenafeta http://www.jprenafeta.com/blog/archive/2008/03/31/uso-de-marcas-en-internet/#comment-180763 Javier Prenafeta Fri, 11 Apr 2008 09:40:04 +0000 http://www.jprenafeta.com/blog/archive/2008/03/31/uso-de-marcas-en-internet/#comment-180763 Gracias Martín por tu aportación. No creo que no corresponda a los Agentes de Propiedad Intelectual asesorar sobre nombres de dominio. Lo que venía a decir, siguiendo a deincognito, es que no hay que dejarse llevar por la fiebre del registro indiscriminado que recomiendan algunos Agentes. Profesionales poco diligentes tenemos en todos los sectores. El registro preventivo de dominios es aconsejable, siempre que vaya en función de la estrategia comercial del cliente, pero en lo que quería insistir es en que no deben descuidarse las marcas. El conflicto entre marca y nombre de dominio entiendo que se da en el ámbito territorial y clase de la marca, obviamente, pues poco conflicto hay, por ejemplo en la disputa por un nombre de dominio utilizado en un país donde no existe la marca. Y dándose esos presupuestos, el nombre de dominio tiene las de perder. En mi opinión el sistema actual de nombres de dominio es nefasto porque no resuelve estos problemas. Se ha construido una estructura paralela al sistema de marcas pero con poca compatibilidad, con la apariencia de que los nombres de dominio constituyen derechos industriales pero que realmente no lo son, con un arbitraje que no es un verdadero arbitraje (pues no excluye la vía judicial), y cuyas decisiones al final hay que ejecutar en los tribunales. Creo que debería cambiarse esa protección contractual, aún cuando es válida, por el reconocimiento, por medio de tratados internacionales, de éstos como un signo distintivo más. En España parecía que se iba en esa línea cuando se exigía una marca para registrar un .es, pero se cambió, a pesar de dar más garantías, por la vía fácil que es la que pedía el mercado. Desde mi punto de vista, un error. Gracias Martín por tu aportación.

No creo que no corresponda a los Agentes de Propiedad Intelectual asesorar sobre nombres de dominio. Lo que venía a decir, siguiendo a deincognito, es que no hay que dejarse llevar por la fiebre del registro indiscriminado que recomiendan algunos Agentes. Profesionales poco diligentes tenemos en todos los sectores. El registro preventivo de dominios es aconsejable, siempre que vaya en función de la estrategia comercial del cliente, pero en lo que quería insistir es en que no deben descuidarse las marcas.

El conflicto entre marca y nombre de dominio entiendo que se da en el ámbito territorial y clase de la marca, obviamente, pues poco conflicto hay, por ejemplo en la disputa por un nombre de dominio utilizado en un país donde no existe la marca. Y dándose esos presupuestos, el nombre de dominio tiene las de perder.

En mi opinión el sistema actual de nombres de dominio es nefasto porque no resuelve estos problemas. Se ha construido una estructura paralela al sistema de marcas pero con poca compatibilidad, con la apariencia de que los nombres de dominio constituyen derechos industriales pero que realmente no lo son, con un arbitraje que no es un verdadero arbitraje (pues no excluye la vía judicial), y cuyas decisiones al final hay que ejecutar en los tribunales. Creo que debería cambiarse esa protección contractual, aún cuando es válida, por el reconocimiento, por medio de tratados internacionales, de éstos como un signo distintivo más. En España parecía que se iba en esa línea cuando se exigía una marca para registrar un .es, pero se cambió, a pesar de dar más garantías, por la vía fácil que es la que pedía el mercado. Desde mi punto de vista, un error.

]]> Por: martin gutierrez http://www.jprenafeta.com/blog/archive/2008/03/31/uso-de-marcas-en-internet/#comment-180761 martin gutierrez Thu, 10 Apr 2008 21:43:17 +0000 http://www.jprenafeta.com/blog/archive/2008/03/31/uso-de-marcas-en-internet/#comment-180761 Al contrario de lo que considera Javier, creo que corresponde a los Agentes de la Propiedad Industrial asesorar espontáneamente sobre la realidad de los dominios a sus clientes para que, luego, estos últimos puedan decidir si conviene o no registrar dominios de acuerdo a sus estrategias de marketing que varian de empresa en empresa. Si, en cambio, nos conformamos con la marca luego un tercero registra el dominio... y el cliente con toda la razon le podra decir a su asesor en propiedad industrial: ¿Por qué no me hablaste de esto? No es cierto que el dominio ceda frente a la marca. Cada extensión de dominio depende de un marco contractual específico, pero una gran mayoria de ellos dependen de la UDRP que exige, entre otras cosas, demostrar que el titular del dominio lo utiliza de "mala fé" y que, además, carece de un "interés legítimo". Las marcas están supeditadas a una clase y a un país, para recurrir a la via judicial con un dominio ".com" se requiere presentar una demanda en la jurisdicción corresponediente al Icann Registrer que maneja el dominio y puede suceder que sea en Estados Unidos, en Japón, en Australia, en Israel, en China, en cualquier país remoto donde habrá que ir a litigar y supeditarse a la legislación de ese país para obtener el dominio. En otras palabras: si al dominio lo están usando para ofrecer productos y servicios y está alojado en un hosting de otro país, hay una presunción de buena fé y por ende con un Arbitraje no se lo puede recuperar lo cual hace necesario litigar y para litigiar hay que contratar abogados del país que corresponde según la jurisdicción del registrador, además si la marca no esta registrada en ese país el juicio probablemente se pierde y ni hablar si la marca está registrada en otra clase diferente a la actividad para la cual se lo utiliza al dominio. ¿No es más barato registrar los dominios preventivamente que tener que someterse a este juicio? ¿Cuanto pueden salir los honorarios de unos abogados japoneces o coreanos o indios? ¿Cuanto puede salir un largo juicio marcario en un pais desconocido imprevisible? En general, los Agentes de la Propiedad Industrial desprecian a los dominios y creen que todo pasa por "la marca", pero esto por supuesto que significa un servicio incompleto y deficiente a sus clientes. Hasta Microsoft perdió un Arbitraje cuando intentó recuperar el dominio "mocosoft.com" (Caso N° 2004-0735 WIPO) valiendose de sus marcas confundibles registradas en todo el mundo. Los dominios NO SIEMPRE CEDEN a la marcas como se ve en este y en otros casos. Son intereses jurídicamente protegidos por el contrato de dominios y por ende Derechos. Despues si el Agente de Marcas te dice "ah no yo no entiendo de dominios no es cosa mia" y vos ya tenes que irte a hacer un juicio a la China para recuperarlo... ¿No tendrias razon en enojarte? Por ende, la responsabilidad pasa por asesorar espontaneamente sobre estos nuevos derechos industriales -protegidos con FUERZA LEGAL por el derecho de los contratos- que caer en el facilismo de decir "eso es para los jovenes estudiantes, yo no entiendo de internet, la marca es todo". En conclusión: si realmente quieren protegerse, no se conformen con las marcas, y aquel Agente de Marcas que no asesora sobre dominios da un servicio incompleto. Un cliente no tiene por qué saber sobre la realidad de los dominios, pero un Agente de la Propiedad Industrial tiene la obligación profesional de informarse y de abrirle los ojos a sus clientes para que después ellos decidan porque los dominios son DERECHOS nacidos del contrato de registro respectivo (por ejemplo la UDRP) y es una obligación del Agente de Marcas responsable informarse y asesorar a sus clientes para que despues sus clientes decidan. Por suerte hay muchos Agentes de Marcas más abiertos a los cambios y más profesionales que se capacitaron y que asesoran a sus clientes sobre dominios... y esto no tiene nada de poco diligente sino -todo lo contrario- de apertura mental y de profesionalismo al servicio del cliente. Cuando el cliente les dice "me registraron el dominio" el Agente le contesta "anda a hacer un juicio a la China... pero acordate que yo te avise en tiempo y forma de que esto podia suceder" y entonces cumplio. Al contrario de lo que considera Javier, creo que corresponde a los Agentes de la Propiedad Industrial asesorar espontáneamente sobre la realidad de los dominios a sus clientes para que, luego, estos últimos puedan decidir si conviene o no registrar dominios de acuerdo a sus estrategias de marketing que varian de empresa en empresa. Si, en cambio, nos conformamos con la marca luego un tercero registra el dominio… y el cliente con toda la razon le podra decir a su asesor en propiedad industrial: ¿Por qué no me hablaste de esto? No es cierto que el dominio ceda frente a la marca. Cada extensión de dominio depende de un marco contractual específico, pero una gran mayoria de ellos dependen de la UDRP que exige, entre otras cosas, demostrar que el titular del dominio lo utiliza de "mala fé" y que, además, carece de un "interés legítimo". Las marcas están supeditadas a una clase y a un país, para recurrir a la via judicial con un dominio ".com" se requiere presentar una demanda en la jurisdicción corresponediente al Icann Registrer que maneja el dominio y puede suceder que sea en Estados Unidos, en Japón, en Australia, en Israel, en China, en cualquier país remoto donde habrá que ir a litigar y supeditarse a la legislación de ese país para obtener el dominio. En otras palabras: si al dominio lo están usando para ofrecer productos y servicios y está alojado en un hosting de otro país, hay una presunción de buena fé y por ende con un Arbitraje no se lo puede recuperar lo cual hace necesario litigar y para litigiar hay que contratar abogados del país que corresponde según la jurisdicción del registrador, además si la marca no esta registrada en ese país el juicio probablemente se pierde y ni hablar si la marca está registrada en otra clase diferente a la actividad para la cual se lo utiliza al dominio. ¿No es más barato registrar los dominios preventivamente que tener que someterse a este juicio? ¿Cuanto pueden salir los honorarios de unos abogados japoneces o coreanos o indios? ¿Cuanto puede salir un largo juicio marcario en un pais desconocido imprevisible? En general, los Agentes de la Propiedad Industrial desprecian a los dominios y creen que todo pasa por "la marca", pero esto por supuesto que significa un servicio incompleto y deficiente a sus clientes. Hasta Microsoft perdió un Arbitraje cuando intentó recuperar el dominio "mocosoft.com" (Caso N° 2004-0735 WIPO) valiendose de sus marcas confundibles registradas en todo el mundo. Los dominios NO SIEMPRE CEDEN a la marcas como se ve en este y en otros casos. Son intereses jurídicamente protegidos por el contrato de dominios y por ende Derechos. Despues si el Agente de Marcas te dice "ah no yo no entiendo de dominios no es cosa mia" y vos ya tenes que irte a hacer un juicio a la China para recuperarlo… ¿No tendrias razon en enojarte? Por ende, la responsabilidad pasa por asesorar espontaneamente sobre estos nuevos derechos industriales -protegidos con FUERZA LEGAL por el derecho de los contratos- que caer en el facilismo de decir "eso es para los jovenes estudiantes, yo no entiendo de internet, la marca es todo". En conclusión: si realmente quieren protegerse, no se conformen con las marcas, y aquel Agente de Marcas que no asesora sobre dominios da un servicio incompleto. Un cliente no tiene por qué saber sobre la realidad de los dominios, pero un Agente de la Propiedad Industrial tiene la obligación profesional de informarse y de abrirle los ojos a sus clientes para que después ellos decidan porque los dominios son DERECHOS nacidos del contrato de registro respectivo (por ejemplo la UDRP) y es una obligación del Agente de Marcas responsable informarse y asesorar a sus clientes para que despues sus clientes decidan. Por suerte hay muchos Agentes de Marcas más abiertos a los cambios y más profesionales que se capacitaron y que asesoran a sus clientes sobre dominios… y esto no tiene nada de poco diligente sino -todo lo contrario- de apertura mental y de profesionalismo al servicio del cliente. Cuando el cliente les dice "me registraron el dominio" el Agente le contesta "anda a hacer un juicio a la China… pero acordate que yo te avise en tiempo y forma de que esto podia suceder" y entonces cumplio.

]]> Por: Guillermo Díaz http://www.jprenafeta.com/blog/archive/2008/03/31/uso-de-marcas-en-internet/#comment-180720 Guillermo Díaz Wed, 02 Apr 2008 17:26:35 +0000 http://www.jprenafeta.com/blog/archive/2008/03/31/uso-de-marcas-en-internet/#comment-180720 Interesante post. Te felicito y a la vez te agradezco tus certeras opiniones. Frente a lo que plasmas, he tenido ocasión de ver personalmente la poca profesionalidad de ciertos Agentes de la Propiedad Industrial (cuantos mas registros en diferentes países, mas honorarios) que ven en esto una gran oportunidad de ingresos, mas que un buen consejo profesional. Interesante post. Te felicito y a la vez te agradezco tus certeras opiniones.
Frente a lo que plasmas, he tenido ocasión de ver personalmente la poca profesionalidad de ciertos Agentes de la Propiedad Industrial (cuantos mas registros en diferentes países, mas honorarios) que ven en esto una gran oportunidad de ingresos, mas que un buen consejo profesional.

]]> Por: Javier Prenafeta http://www.jprenafeta.com/blog/archive/2008/03/31/uso-de-marcas-en-internet/#comment-180713 Javier Prenafeta Tue, 01 Apr 2008 08:54:40 +0000 http://www.jprenafeta.com/blog/archive/2008/03/31/uso-de-marcas-en-internet/#comment-180713 Totalmente de acuerdo, gracias por el apunte. Totalmente de acuerdo, gracias por el apunte.

]]> Por: deincognito http://www.jprenafeta.com/blog/archive/2008/03/31/uso-de-marcas-en-internet/#comment-180712 deincognito Tue, 01 Apr 2008 08:34:03 +0000 http://www.jprenafeta.com/blog/archive/2008/03/31/uso-de-marcas-en-internet/#comment-180712 Javier, Creo que es preciso comentar a tus lectores que es mejor no dejarse llevar entonces por la escasa diligencia profesional de aquellos Agentes de la Propiedad Industrial que recomiendan proceder al registro de nombres comerciales (en diversas variantes con fines de aumentar la protección), marcas y nombres de dominio en multitud de países sólo por el hecho de tratarse de un negocio de comercio electrónico, sea sobre todo para la venta de servicios y no de productos. Javier,

Creo que es preciso comentar a tus lectores que es mejor no dejarse llevar entonces por la escasa diligencia profesional de aquellos Agentes de la Propiedad Industrial que recomiendan proceder al registro de nombres comerciales (en diversas variantes con fines de aumentar la protección), marcas y nombres de dominio en multitud de países sólo por el hecho de tratarse de un negocio de comercio electrónico, sea sobre todo para la venta de servicios y no de productos.

]]> Por: davidfmena http://www.jprenafeta.com/blog/archive/2008/03/31/uso-de-marcas-en-internet/#comment-180710 davidfmena Tue, 01 Apr 2008 00:25:43 +0000 http://www.jprenafeta.com/blog/archive/2008/03/31/uso-de-marcas-en-internet/#comment-180710 Magnifico post! Magnifico post!

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