Uso de marcas en Internet

Los nombres de dominio no son más que denominaciones sencillas para identificar equipos conectados a la red. Su regulación es la culpable de las limitaciones y problemas que plantean y que, en caso de conflicto con una marca u otro signo distintivo, decaigan frente a éstos. Únicamente en caso de considerarse marca notoria podría prosperar, pero los requisitos que exige la jurisprudencia son muy rigurosos, y en realidad la salvación no vendría por la normativa sobre nombres de dominio sino precisamente por la de marcas.

Así que si realmente quieren un distintivo o denominación con fuerza legal, no se conformen con los nombres de dominio. Es curioso ver cómo por parte de algunas empresas de nueva creación existe un afán por agotar todas las posibilidades de éstos en sus distintos niveles, a fin de evitar su ocupación por terceros, pero se olvidan los signos distintivos de toda la vida, a pesar de que consituyen un activo empresarial de primera línea y, en mi opinión, mucho más importantes. Y la ocupación de marcas también existe.

Al margen de esto, en cuanto al uso de marcas en Internet conviene saber algo más.

Sucede con las marcas que deben usarse dentro de un plazo determinado (cinco años desde la publicación de su concesión), o bien caducan. El titular frente al que se ejerza un acción de caducidad debe poder demostrar, llegado el caso (art. 58 de la Ley), que ésta sido objeto de un uso efectivo y real para los productos o servicios para los cuales esté registrada.

Nuevamente se trata de requisitos ligados al territorio, pues dicho uso debe acreditarse en los países en los cuales se ha registrado, lo cual choca con Internet. La inclusión o referencias a una marca en una página web no es suficiente, primero porque eso se equipara al uso de catálogos, lo que no prueba por si sólo la venta de productos o la prestación de servicios, ni constituye, según la jurisprudencia, uso real y efectivo. En segundo lugar, porque los sitios web tienen un acceso y alcance mundial, de lo que no cabe deducir, a menos que se proporcionen elementos consistentes, que exista un uso referido expresamente a un ámbito territorial concreto. Piensen que del idioma de un sitio web no se deduce, en principio, otra cosa que la orientación del mismo hacia un colectivo de hablantes, independientemente de su residencia física.

Es decir, que quien haya registrado una marca, por ejemplo en España, para identificar los productos o servicios que ofrece o presta por medio de Internet, deberá poder demostrar su uso concreto en este país, o se expone a perderla.

La Recomendación conjunta relativa a las Disposiciones sobre la Protección de las Marcas, y otros Derechos de Propiedad Industrial sobre Signos, en Internet, adoptada en 2001 por la Asamblea de la Unión de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Asamblea General de la OMPI, proporciona una serie de pautas para contemplar esta regulación bajo el prisma de las complejidades de la red. En concreto, establece algunos de los factores que pueden determinar dicho uso efectivo en un Estado miembro. Me remito al artículo 3 de la Recomendación, que por otro lado no tienen carácter exhaustivo.

En los casos de comercio electrónico, es más sencillo acreditar ese efecto comercial con un determinado país, simplemente porque existirá un envío y recepción de mercancías, pero si hablamos de servicios, además de los datos de facturación, la conservación de datos relativos a las visitas o accesos adquiere una nueva dimensión. La falta de prueba de las alegaciones deja a éstas en meras afirmaciones, así que tengan en cuenta que es importante contar con los elementos suficientes para, llegar el caso, poder rebatir acciones de este tipo.

Si quieren añadir complejidad, cuenten que para que el uso se considere efectivo debe tener cierta entidad en el ámbito territorial concreto, esto es, ser significativo atendiendo a la naturaleza del producto y a la envergadura de la empresa, por lo que no es suficiente con simplemente vender o prestar servicios en España.

13 Comentarios | Responder | Suscríbete

  • Magnifico post!

  • deincognitodeincognito 01Abr2008 Responder

    Javier,

    Creo que es preciso comentar a tus lectores que es mejor no dejarse llevar entonces por la escasa diligencia profesional de aquellos Agentes de la Propiedad Industrial que recomiendan proceder al registro de nombres comerciales (en diversas variantes con fines de aumentar la protección), marcas y nombres de dominio en multitud de países sólo por el hecho de tratarse de un negocio de comercio electrónico, sea sobre todo para la venta de servicios y no de productos.

  • Totalmente de acuerdo, gracias por el apunte.

  • Interesante post. Te felicito y a la vez te agradezco tus certeras opiniones.
    Frente a lo que plasmas, he tenido ocasión de ver personalmente la poca profesionalidad de ciertos Agentes de la Propiedad Industrial (cuantos mas registros en diferentes países, mas honorarios) que ven en esto una gran oportunidad de ingresos, mas que un buen consejo profesional.

  • martin gutierrezmartin gutierrez 10Abr2008 Responder

    Al contrario de lo que considera Javier, creo que corresponde a los Agentes de la Propiedad Industrial asesorar espontáneamente sobre la realidad de los dominios a sus clientes para que, luego, estos últimos puedan decidir si conviene o no registrar dominios de acuerdo a sus estrategias de marketing que varian de empresa en empresa. Si, en cambio, nos conformamos con la marca luego un tercero registra el dominio… y el cliente con toda la razon le podra decir a su asesor en propiedad industrial: ¿Por qué no me hablaste de esto? No es cierto que el dominio ceda frente a la marca. Cada extensión de dominio depende de un marco contractual específico, pero una gran mayoria de ellos dependen de la UDRP que exige, entre otras cosas, demostrar que el titular del dominio lo utiliza de "mala fé" y que, además, carece de un "interés legítimo". Las marcas están supeditadas a una clase y a un país, para recurrir a la via judicial con un dominio ".com" se requiere presentar una demanda en la jurisdicción corresponediente al Icann Registrer que maneja el dominio y puede suceder que sea en Estados Unidos, en Japón, en Australia, en Israel, en China, en cualquier país remoto donde habrá que ir a litigar y supeditarse a la legislación de ese país para obtener el dominio. En otras palabras: si al dominio lo están usando para ofrecer productos y servicios y está alojado en un hosting de otro país, hay una presunción de buena fé y por ende con un Arbitraje no se lo puede recuperar lo cual hace necesario litigar y para litigiar hay que contratar abogados del país que corresponde según la jurisdicción del registrador, además si la marca no esta registrada en ese país el juicio probablemente se pierde y ni hablar si la marca está registrada en otra clase diferente a la actividad para la cual se lo utiliza al dominio. ¿No es más barato registrar los dominios preventivamente que tener que someterse a este juicio? ¿Cuanto pueden salir los honorarios de unos abogados japoneces o coreanos o indios? ¿Cuanto puede salir un largo juicio marcario en un pais desconocido imprevisible? En general, los Agentes de la Propiedad Industrial desprecian a los dominios y creen que todo pasa por "la marca", pero esto por supuesto que significa un servicio incompleto y deficiente a sus clientes. Hasta Microsoft perdió un Arbitraje cuando intentó recuperar el dominio "mocosoft.com" (Caso N° 2004-0735 WIPO) valiendose de sus marcas confundibles registradas en todo el mundo. Los dominios NO SIEMPRE CEDEN a la marcas como se ve en este y en otros casos. Son intereses jurídicamente protegidos por el contrato de dominios y por ende Derechos. Despues si el Agente de Marcas te dice "ah no yo no entiendo de dominios no es cosa mia" y vos ya tenes que irte a hacer un juicio a la China para recuperarlo… ¿No tendrias razon en enojarte? Por ende, la responsabilidad pasa por asesorar espontaneamente sobre estos nuevos derechos industriales -protegidos con FUERZA LEGAL por el derecho de los contratos- que caer en el facilismo de decir "eso es para los jovenes estudiantes, yo no entiendo de internet, la marca es todo". En conclusión: si realmente quieren protegerse, no se conformen con las marcas, y aquel Agente de Marcas que no asesora sobre dominios da un servicio incompleto. Un cliente no tiene por qué saber sobre la realidad de los dominios, pero un Agente de la Propiedad Industrial tiene la obligación profesional de informarse y de abrirle los ojos a sus clientes para que después ellos decidan porque los dominios son DERECHOS nacidos del contrato de registro respectivo (por ejemplo la UDRP) y es una obligación del Agente de Marcas responsable informarse y asesorar a sus clientes para que despues sus clientes decidan. Por suerte hay muchos Agentes de Marcas más abiertos a los cambios y más profesionales que se capacitaron y que asesoran a sus clientes sobre dominios… y esto no tiene nada de poco diligente sino -todo lo contrario- de apertura mental y de profesionalismo al servicio del cliente. Cuando el cliente les dice "me registraron el dominio" el Agente le contesta "anda a hacer un juicio a la China… pero acordate que yo te avise en tiempo y forma de que esto podia suceder" y entonces cumplio.

  • Gracias Martín por tu aportación.

    No creo que no corresponda a los Agentes de Propiedad Intelectual asesorar sobre nombres de dominio. Lo que venía a decir, siguiendo a deincognito, es que no hay que dejarse llevar por la fiebre del registro indiscriminado que recomiendan algunos Agentes. Profesionales poco diligentes tenemos en todos los sectores. El registro preventivo de dominios es aconsejable, siempre que vaya en función de la estrategia comercial del cliente, pero en lo que quería insistir es en que no deben descuidarse las marcas.

    El conflicto entre marca y nombre de dominio entiendo que se da en el ámbito territorial y clase de la marca, obviamente, pues poco conflicto hay, por ejemplo en la disputa por un nombre de dominio utilizado en un país donde no existe la marca. Y dándose esos presupuestos, el nombre de dominio tiene las de perder.

    En mi opinión el sistema actual de nombres de dominio es nefasto porque no resuelve estos problemas. Se ha construido una estructura paralela al sistema de marcas pero con poca compatibilidad, con la apariencia de que los nombres de dominio constituyen derechos industriales pero que realmente no lo son, con un arbitraje que no es un verdadero arbitraje (pues no excluye la vía judicial), y cuyas decisiones al final hay que ejecutar en los tribunales. Creo que debería cambiarse esa protección contractual, aún cuando es válida, por el reconocimiento, por medio de tratados internacionales, de éstos como un signo distintivo más. En España parecía que se iba en esa línea cuando se exigía una marca para registrar un .es, pero se cambió, a pesar de dar más garantías, por la vía fácil que es la que pedía el mercado. Desde mi punto de vista, un error.

  • Al contrario, muy bueno tu post y por eso me interesó.

    Yo nunca me di la vacuna contra la hepatitis b, y nunca tuve hepatitis b. Pero mi medico me aconsejo en su momento que me de la vacuna. Y no le hice caso, pero él cumplió con su trabajo de ASESORARME y yo tomé la decisión final.

    En internet es muy confuso el tema del territorio fisico y de las fronteras geográficas.

    Vamos con un ejemplo facil. Tu vecino escucha el nombre de tu empresa y desde su computadora situada en el living de su casa y con su tarjeta de credito registra como dominio de internet tu marca utilizando para ello un registrador de la India (hay muchos registradores de la India con contenidos hispanos y baratos). Luego tu vecino aloja en un hosting de la India que le provee el mismo registrador una página con contenidos en tu idioma y que vende servicios y productos que son TU COMPETENCIA.

    Por supuesto, el público de la página de tu vecino es el mismo al que dirigis la publicidad de tu marca y es gente de tu pais.

    ¿Que podes hacer?

    Si se trata de un dominio ".com", o ".org" o ".net", entre otros podes recurrir a un Arbitraje. Pero si el ofrece servicios o productos es un "interes legítimo" y por lo tanto tendrias un resultado adverso del Arbitraje, por imperio de los institutos contractuales que protegen a tu vecino ya que los dominios son monoplios tecnicos protegidos juridicamente por el contrato de registro… son DERECHOS ya que quien registra un dominio paga por ello y acepta un contrato que lo protege. Hasta Roche perdió un Arbitraje cuando intentó recuperar el dominio roche.org (D2006-1488 WIPO CASE) invocando sus marcas registradas en todo el mundo que de poco le sirvieron. NESTLE perdió un Arbitraje cuando trató de recuperar el dominio maggi.com (Case No. D2001-0916) a pesar de que tambien contaba con marcas de fecha anterior registradas en todos los paises del mundo. Entonces si tu vecino utiliza el dominio para ofrecer productos y servicios consideraran una presuncion de buena fe y un interes legitimo y perderás el Arbitraje.

    Un juez de tu pais se declarará INCOMPETENTE para tratar el tema puesto que su sentencia no tendria efectos para obligar a la empresa de la India a transferirte el dominio. Y en el contrato de registro de la UDRP el registrante del dominio se somete a la jurisdiccion del Icann Registrer que lo registró y no a otra.

    Entonces ¿Qué hacer para recuperar el dominio?

    Es tu vecino, lo ves todos los dias en el ascensor, pero no te queda otra alternativa que embarcarte en un costoso y complicado juicio marcario en la India. Y si la marca no la tenes registrada allí, entonces hasta es posible que lo pierdas.

    Si tu Agente de Marcas, en su momento, te asesoró y te dijo "mira que existen unos derechos llamados dominios y que te puede pasar esto" entonces no tendras motivos para enojarte con él, pero si se quedó callado mucha bronca te dará el tema y, si entendemos a los dominios como monopolios que forman parte, junto con el know how, las patentes, las marcas y los modelos de la "propiedad industrial", tendrás motivos para pensar que era parte de SU DEBER asesorarte ESPONTANEAMENTE sobre este riesgo ANTES de que esto te suceda.

    Otro tema: los Arbitrajes internacionales por la UDRP se ejecutan directamente ya que el Arbitro le pide al Icann Registrer que transfiera el dominio y el registrante por el contrato acepto someterse a estos Arbitrajes, aunque -como bien decis- hay un plazo para interponer una accion judicial que deje sin efectos el Arbitraje, aunque esta acción judicial se deberá interponer dentro del plazo establecido en el contrato y en el pais correspondiente y en el idoma de ese pais que puede ser CUALQUIER PAIS… desde Sudáfrica hasta Japón y necesitas contratar abogados con matrícula para ejercer en ese pais y en esa jurisdiccion.

    En conclusion: me parece muy bien que el Agente les hable a sus clientes del mundo de los dominios y que les recomiende la medida preventiva de su registro. Despues sus clientes decidiran, en funcion de sus planes y de su presupuesto y de si es importante para ellos internet o no, si conviene o no hacer caso de ese consejo.

  • no tengo claro una cosa, si yo regitro un dominio.net y ya esta registrado en el .com habra llugar a reclamaciones por parte del registrante del .com ? gracias quedo pendiente de su respuesta

  • María Natalia JarquiMaría Natalia Jarqui 05Ago2009 Responder

    Estimado Dr:
    Soy estudiante de V año de Derecho en la Universidad Centroamericana en Nicaragua. Como forma de culminación de estudios tengo que realizar mi monografía, la cual es sobre el uso de marcas en Internet. Quería solicitarle si me puede enviar información que tenga a su alcance y que pueda enriquecer a mi trabajo monografico.
    Sin más a que referirme
    Se despide
    María Natalia Jarquin

  • Muy interesante el artículo, y entonces cómo se puede demostrar de forma efectiva su uso ¿con las facturas y pagos a hacienda? porque por ejemplo los artistas plásticos , diseñadores gráficos o ilustradores si registran su nombre como marca y se publicitan y trabajan tanto online como offline en territorio nacional o extranjero a distancia, qué hacen, perder su marca por capricho de estos señores porque venga arreando otro con más pasta y quiera quedarse la marca quitando al dueño de un empujón con el pelotazo de dinero? Creo que la legislación es anticuada y absurda y no es la primera vez que examinadores,etc meten la pata…hasta el fondo. Por cierto en el caso de mercadear productos con tus diseños ¿cómo queda eso? porque claro como la materia prima camisetas etc la pone otro y uno solo el diseño y la tienda online supongo que querran que se registre uno en la 41 y la 25 y luego a montar lios de que eso no demuestra su uso¿no?

  • Natalia JarquinNatalia Jarquin 06Abr2010 Responder

    Buenas Tardes, soy egresada de la carrera de Derecho de la Universidad Centroamericana (UCA) en Nicaragua, y estoy realizando mi monografia sobre el uso de las marcas mixtas en Internet, queria ver si es tan amable y me pudiera propociornar en mi correo electronico cualquier información referente al tema.
    Agradeciendole de antemano
    Natalia Jarquin

  • Natalia JarquinNatalia Jarquin 06Abr2010 Responder

    Buenas Tardes, soy egresada de la carrera de Derecho de la Universidad Centroamericana (UCA) en Nicaragua, y estoy realizando mi monografia sobre el uso de las marcas mixtas en Internet, queria ver si es tan amable y me pudiera propociornar en mi correo electronico cualquier información referente al tema.
    Agradeciendole de antemano
    Natalia Jarquin

  • interesante post, pero yo quería lanzar una pregunta, en caso que el dominio sea anterior a la marca registrada, qué posibilidades hay de ir contra del dominio? aquí no hay mala fe, pero la ley de marcas te da prioirdad en el uso de tu signo distintivo, entre ello, el uso del nombre de dominio. En el mundo de las marcas, quién primero llega primero gana, es decir, quien primero registra es quién tiene el derecho de prioridad frente a terceros….si se ha regsitrado un dominio y posteriormente un tercero registra la marca y se encuentra que su dominio está ya ocupado, que se peude hacer? nada?

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